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       因商標使用的認定有兩大分歧，筆者認為應當依據具體條款背后的立法原意，對商標使用作不同的認識。同時，應當避免在商標侵權認定中將關注點放置于商標使用的認定上，將視線回歸對商標識別功能的保護，以實質混淆及混淆可能認定作為裁判的核心。

 

     【關鍵詞】商標使用  定牌加工   混淆

 

       貿易全球化的推進和中國代加工工廠的發(fā)展，使定牌加工成為了大部分工廠的經營常態(tài)，即接受國外品牌商的委托代為生產帶有商標的商品。然而商標的地域性保護必然會與此經營模式產生沖突，當我國也存在同樣的商標并已獲得注冊，且商標持有人并非委托加工方時，會產生商標的侵權爭議。其中的矛盾主要是定牌加工是否構成商標使用行為，該問題在司法實踐和學理上都存在爭議。

 

       部分觀點認為依據我國的《商標法》和《商標法實施條例》可知構成商標侵權必然是因為使用了商標，該行為使得定牌加工的標志與本國已注冊商標產生混淆或混淆可能，因此需要就定牌加工是否構成商標使用進行確定，若屬于商標適用問題則可以進一步進行侵權認定，若不構成商標使用則不可能產生侵權問題。本文通過對司法實踐的梳理以及對學理觀點的分析，試圖明確商標使用的本質及其在商標侵權認定中的地位和作用。

 

       一、商標使用認定的實證分析

 

       就定牌加工的法律定性，不同的法院有不同的觀點，就定牌加工是否構成商標使用的爭議體現(xiàn)在兩類訴訟中。一類是該使用行為是否形成《商標法》32條規(guī)定的在先權利，從而可以影響他人的商標注冊申請；另一類即本文所主要探討的在商標侵權中的地位。前者訴訟關注的是有無形成在先權利，即委托中國廠商生產、加工并出口帶有商標的產品能否形成值得保護的在先權利，而后者則側重于同種行為是否會使商標產生識別功能，導致相關公眾混淆或有混淆可能性。

 

       就定牌加工是否屬于商標法所規(guī)定的在先權利，在“無印良品”商標侵權案中，[1]日本株式會社良品計畫對南華公司在24類商品上申請注冊“無印良品”商標提出異議，認為其已在世界范圍內廣泛適用，擁有較高知名度，并已在我國多類商品上注冊了商標，南華公司申請注冊的行為屬于惡意搶注。法院認為商標的基本功能在于發(fā)揮識別作用，該功能只有商品進入流通環(huán)節(jié)才可以發(fā)揮作用。雖然良品計畫在中國境內生產、加工并出口帶有涉案商標的24類產品，但并未在中國境內流通含該商標的24類商品，因此其生產、加工及出口的產品不能為相關公眾所知曉，故不構成商標使用。

 

       在商標侵權類案件中，筆者以較為典型的案件作為切入點——認定定牌加工不構成商標使用的有東風案一審，[2]PRETUL商標侵權糾紛案，[3]認定屬于商標使用的有本田商標侵權案、[4]方爵案等。[5]在上柴柴油訴江蘇常佳商標侵權案一審中，法院認為依據《商標法》第57條可知，商標使用是商標侵權的前提，若不是以商標識別功能的發(fā)揮為使用目的，不夠成商標法意義上的使用。常佳公司的行為不會使產品流入國內市場流通，不具有識別功能，因而不屬于商標使用，亦不構成商標侵權。在二審和再審中，法院并沒有將焦點放在商標使用問題上，雖然二審法院贊成定牌加工認定為不構成侵權更合適，但需要以滿足合理注意義務為前提。被告明知上柴公司與印尼公司關于“東風”商標的糾紛，即使印尼公司已在印尼獲得合法注冊，常佳公司接受委托生產的行為不滿足合理注意義務，仍當認定構成侵權。再審則認為基于司法的公信力以及常佳公司的行為不會使本國消費者產生混淆，且未造成實質性損害，不應認定構成侵權。

 

       在“PRETUL”案中，法院的認定理由同樣是貼附商標的商品并不在國內銷售，不會產生識別作用，不具有區(qū)分商品來源的意義，因此不構成商標使用行為。在本田商標侵權案中，三級法院的裁判理由均不相同。一審法院同樣不關注商標使用的問題，而是直接就涉案商標與本田商標的近似度進行比對，作出是否容易混淆的判斷，直接認定近似并構成侵權。二審法院認為《商標法》第57條規(guī)定的使用要求商標在商業(yè)活動中發(fā)揮識別作用，定牌加工行為不會使緬甸“HONDA”商標在我國市場流通，亦不會與本田的商標產生混淆，因此不會侵犯本田商標權。然而再審法院的裁判思路和理由與一審、二審并不相同。再審法院則認為商標使用是一種客觀行為，應當依據《商標法》作整體一致的解釋，只要是生產、使用并貼附了標識，產生識別可能性就構成商標使用，而被告的加工行為雖然出口至緬甸，但因為經濟模式的變化和發(fā)展，這些產品是存在回流本國的可能性的，因此該行為仍然具有在中國境內產生識別作用的可能，構成商標使用。被告的行為既然存在混淆的可能，即可認定構成侵權。本案中，二審和再審均關注了商標使用問題，并且將商標使用作為侵權認定的重要構成，但是就是否構成商標使用的認定上，雖然二審和再審均關注了商標識別功能的發(fā)揮，卻得出了不一樣的結論。前者關注的是出口行為不會使涉案產品在本國發(fā)生識別功能進而導致混淆，而后者認為商品全球化的貿易趨勢下，商品是存在回流可能的，因此認為定牌加工的行為也存在混淆可能。

 

       二、商標使用的學理之爭

 

       除了在司法實踐上的爭議，學術界就商標使用在商標侵權認定中的地位同樣有著巨大的爭議。一方面是對《商標法》以及《商標法實施條例》對于商標使用、商標侵權的規(guī)定，在遵循體系解釋應當保持前后一致的情況下，第57條規(guī)定的侵犯商標專用權的使用行為應當與第48條商標的使用描述一致，接著通過語義解釋分析商標使用在侵權認定中的獨立地位；另一方面是結合我國現(xiàn)行經濟情況和對外開放政策，對定牌加工行為的態(tài)度應當隨著我國商標“弱保護”狀態(tài)向“強保護”的轉變而進行調整。

 

      （一）商標使用的認識

 

       我國《商標法》第48條明確規(guī)定了商標的使用，商標使用行為是為了使商標發(fā)揮商品識別來源的功能?！渡虡朔ā返?7條規(guī)定的商標侵權行為也含有“使用”一詞，雖然這種規(guī)定是依據漢字的語言表達習慣，但既然商標法單獨規(guī)定了商標使用，則必然會產生對48條與57條的理解和適用上的分歧。

 

       有學者認為商標使用是構成商標侵權的前提條件和基礎。根據體系解釋，商標法規(guī)定的商標侵權應當限定于《商標法》第48條所列舉的使用行為，將標識作為來源識別使用的情形。若使用的標識并非商標法意義上的商標使用，則不會出現(xiàn)侵權問題。[6]然而商標法不只在57條規(guī)制了商標使用行為，第49條第二款就三年未使用的注冊商標的撤銷、第32條在先使用的未注冊商標，就這些商標使用情形而言，是否可以依據48條做相同解釋存在爭議。

 

       在“無印良品”商標侵權案中，法院認為良品計劃在我國生產、加工、出口產品的行為不滿足《商標法》第32條后第二款規(guī)定的“已經使用并有一定影響的商標”，不能阻止他人的商標注冊。該案中，判決也并沒有遵循體系解釋的一致性將其認定為商標使用，與定牌加工行為的解釋截然不同。因此，有觀點認為應當將商標使用進行區(qū)分，侵權認定中的使用與撤三制度、在先使用中的使用行為認定不應做同一解釋。

 

       例如王太平教授將商標使用區(qū)分為商標形成和維持意義上的使用和商標侵權判斷中的使用，在先使用及撤三制度中的使用是形成和維持意義上的商標使用。第32條和第4條的立法目的是為了規(guī)制商標囤積和惡意搶注的投機行為，定牌加工行為并非屬于此類不正當行為，但因為其并不面向本國消費者，無法產生和維持其影響力和識別力，無法形成在先權利；在撤三制度中，因其不屬于惡意囤積商標的行為，不應當以第49條三年未用而撤銷進行規(guī)制。換言之，定牌加工使用屬于《商標法》第49條規(guī)定的使用行為，商標在我國注冊后其商品未在我國境內流通，但已經實施生產、加工、出口行為的，仍應當認定構成使用，不應當撤銷。但在侵權糾紛中，是否予以規(guī)制應當根據商標保護政策選擇確定，目前我國應當提高對商標的保護，將更多生產經營涵蓋在商標侵權中的商標使用行為。[7]筆者支持此種觀點，就商標使用的認識，應當依據不同條款的立法目的進行調整，一致的理解看似保持了條文的一致性，但實際上會造成法律在銜接適用中的邏輯不自洽，與立法原意相違背。

 

      （二）商標使用在侵權認定中的地位

 

       一般而言，商標侵權的認定是以《商標法》第57條作為裁判依據，規(guī)制未經許可的商標使用行為。該規(guī)定使得在侵權認定時對57條的適用產生歧義，即是否以存在商標使用為侵權判定的前提和先決條件。目前就商標侵權的認定有兩種不同視角的標準，一是消費者識別標準，以是否會令消費者發(fā)生混淆為認定標準，該標準需要商品進入流通領域，并發(fā)揮識別功能。但該標準僅關注使用行為的結果而非行為本身，在實踐過程中也會帶來邏輯不自洽，首先是消費者感知屬于主觀認定，在發(fā)生侵權糾紛時被告以不在本國銷售為由進行抗辯也不利于對本國權利人的保護；其次是先認定行為的結果，再對行為性質進行認定，有違邏輯順序。另一標準即行為人主體標準，該標準將對行為結果的關注轉移到了行為本身，混淆只要存在混淆可能性而不需要造成事實上的混淆即可，就定牌加工而言，生產、貼附、儲存商品的行為即使未在本國銷售，也存在將來流通的可能，只要通過客觀外在的證據證明被控侵權人具有在來源指示意義上使用商標的明顯意圖，就屬于商標使用，構成侵權。[8]

 

       此標準實際上與商標侵權中的使用即為48條規(guī)定的使用的觀點相一致，即只要行為人未經許可使用了商標法第48條規(guī)定的使用行為，就產生了侵權的后果，可直接以此認定構成侵權。[9]此種認定標準并不要求考察使用人的使用目的和消費者的主管辨認能力，通過客觀的行為表現(xiàn)即可認定侵權結果。但同樣是商標侵權以存在商標使用為前提，還有一種觀點是就商標使用應當作具體認定，只有發(fā)揮識別功能的商標使用，才能進一步作侵權認定。問題的關鍵是，即使這些觀點均贊成商標使用是商標侵權的前提或先決條件，但就何為商標使用，不同的理解也會帶來相反的結果。由此也體現(xiàn)了將商標使用作為侵權的前提要件存在弊端，其結果是不僅沒有解決商標使用的認識，反而徒增認識不同帶來結果導向的巨大差異。

 

       有實證分析調查了商標使用在商標侵權糾紛案件中的適用情況，發(fā)現(xiàn)大部分原告并不會將商標適用作為侵權的構成要件，而是被告在認定構成侵權時作為抗辯事由提出，但更多的是法官主動提出，且即使法官提出了商標使用的認定問題，也不會左右最終的裁判結果。鑒于非商標使用不可能導致混淆可能性，只要存在混淆可能必然意味著已經進行了商標性使用，因此商標使用條件已經被混淆可能性條件替代或者吸收，在侵權訴訟中“商標使用”不具有獨立地位，只有在被控侵權人認為侵權不構成時，以此提出抗辯，無需主動審查。[10]

 

       三、定牌加工在商標侵權糾紛中的法律定性

 

       通過對商標使用的案例分析和學理爭議進行梳理，可以了解到商標使用在侵權認定中發(fā)生糾紛的原因。一是對“商標使用”的理解，是選擇體系解釋下的一致性解釋，還是依據《商標法》具體條文背后的立法邏輯和立法原意進行區(qū)別認定。就體系解釋而言，其弊端在于個案的具體情況并不相同，不能結合案件的實際情況進行協(xié)調，可能會導致實質公平的缺失。若就使用采取不同的定義，按不同條款的立法目的進行法理分析和個案適用，可以避免法律的生搬硬套，在實現(xiàn)實質公平的同時并沒有破壞法理邏輯。在侵權認定中，堅持混淆判斷而無需將焦點放置在商標使用的認定上，回歸到混淆侵權的核心要素，避免將案件審理的注意力放置在使用行為上而忽視了對混淆可能性及實質混淆的判斷。

 

       當然，就定牌加工行為的認定而言，其不僅是法律的適用問題，還體現(xiàn)我國對經濟貿易政策的側重點。作為世界生產大國，對于個案的處理以及行為的定性關系到我國千千萬萬的代加工企業(yè)，在面臨產業(yè)結構轉型，打造知識產權強國的轉折點，更好地引導企業(yè)和經營者培養(yǎng)知識產權意識、自主創(chuàng)新能力，同時更規(guī)范地完善商標法的相關規(guī)定，才是長久之計。